韓「營業秘密」保護升級:放寬秘密要件 + 擴大究責範圍 +加重民刑責 + 三倍懲罰性賠償

韓國國會 2018 年 12 月通過 《專利法》修法的同時,也通過《不正競爭防止及營業秘密保護法》修法,除了同步導入懲罰性賠償制度,考量營業秘密所有人提告過程遭遇的實務困境,一併放寬了營業秘密的成立要件、擴大究責範圍、並加重民事與刑事罰則,從而為營業秘密提供更完善保護,尤其是協助中小企業抵禦大型企業的技術掠奪。

《不正競爭防止及營業秘密保護法(Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act)》(以下簡稱UCPA)將於 2019 年 7 月 9 日正式生效,相關條款適用於生效後產生的營業秘密侵害案件,不能溯及既往。

現行法律不利於追究洩密責任

韓國政府雖立法禁止未經授權的技術洩漏或竊盜 (unauthorized disclosure or theft of technology) 及創意瞟竊 (theft of ideas)等行為,相關配套法規卻不完整,《專利法》及 UCPA 目前規定,尚不足以提供中小企業充分保護。這次《專利法》修法的部分另闢專文說明,UCPA 修法重點扼要整理如下:

一、放寬營業秘密的成立要件:

UCPA原本規定,營業秘密的成立要件,是營業秘密所有人「已盡合理的努力維持其秘密性(made “reasonable efforts to maintain the secrecy” of the information)」。實務上,對多數中小企業來說,要證明自己「已盡合理努力」其實相當困難,因此修法放寬營業秘密的成立要件,僅要求秘密所有人確實有在管理秘密 (manage the information as secret)。

怎樣才算是管理營業秘密? 實務標準有待日後法院判決加以釐清,但秘密所有人仍須證明資料的「秘密性」(“secrecy” of the information),因此任何人都能取得的(公開)技術、商業或財務資料,都不符合UPCA的秘密標準。

二、擴大竊取營業秘密的究責範圍、加重刑事及民事罰責:

UCPA原本規定,只有三類營業秘密 (theft of trade secrets) 的竊盜行為會遭法辦:(i) 行為目的不正當 (Acquisition for Improper Purposes) ,為了不當獲利、或為了侵害秘密所有人;(ii) 該秘密資料的使用未獲授權 (unauthorized use of a trade secret);以及 (iii) 未經同意地洩漏營業秘密 (unauthorized disclosure of a trade secret)。

UCPA原本對於竊取營業秘密的「竊取 (theft)」一詞認定嚴苛,以至於無法追究有些洩密行為,例如員工離職時帶走的營業秘密,現行法條僅視為資料洩漏,不會構成竊取行為。離職員工私下帶走資料,可能不會視為上述三類違法行為,只能以違反善良管理人注意義務等 (breach of fiduciary duty) 事由來究責。 

這次修法擴大「竊取」營業秘密的認定範圍,新增加 4 種違法情況: (i)未獲授權下將資料帶離指定區域 (taking information outside of a designated area without authorization);(ii) 拒絕配合雇主要求,歸還或銷毀資訊 refusing to comply with the owner’s request to return or destroy information;(iii) 藉由不當方式取得 (acquisition by improper means);以及 (iv)知道前述任一規定,卻再次獲取或使用所占有的營業秘密。修法同時加重刑事責任、民事罰款上限,整理如下表。

本次修法一併釐清勞雇雙方應該承擔的法律義務:雇員離職時,有義務銷毀或歸還營業秘密;雇主的義務則有兩重:(i) 明確劃定營業秘密可以【流通/帶出】的地點範圍 (clearly designate areas and boundaries, where information can be taken);以及 (ii) 明確地要求雇員繳回、或銷毀秘密資訊 (expressly require employees to either return or destroy trade secrets) ,雇主責任雖然增加,但未來也能更有效追究洩密責任。

三、導入三倍懲罰性賠償

原有相關條款雖規定,營業秘密所有人有權獲得損害賠償,但無論侵權行為出於故意或疏失,法院認定(計算)的賠償金額都一樣,所以有的公司寧可先侵權,在按法院判決賠償,不想循合法途徑,協商支付合理權利金。為了導正這種「先侵權再說」的產業不良習氣,這次修法賦予法院裁量權,一旦確認侵權行為出於故意,最高可科以三倍損害賠償。 
根據韓國《專利法》第128條新增加的第8項及第9項、以及 UCPA 第14條新增加的第6項及第7項,法院決定侵權行為是否出於故意,以及計算懲罰性賠償金額時,需考慮以下 8 個因素:

  • whether an infringer is in a dominant position (superior status);
  • 營業秘密侵害人在業界是否具支配地位;
  • the degree to which an infringer recognized the willfulness of his misconduct or potential damages that a Plaintiff may sustain;
  • 營業秘密侵害人對於自身侵權意圖的認定程度;
  • the scope of damages suffered by a Patentees;
  • 侵害範圍;
  • economic benefits that an infringer obtained as a result of the infringing act;
  • 侵害行為所獲取的經濟利益;
  • the period and frequency of the infringing act;
  • 侵害行為的持續時間及頻率;
  • penalties arising from the infringing act;
  • 侵害行為導致的處罰;
  • the scope of infringer’s assets; and
  • 營業秘密侵害人資產範圍;以及
  • the degree of remedial efforts by an infringer.
  • 營業秘密侵害人的補救措施。

營業秘密所有人未來提告時,可參酌上述重點來提供證據,例如曾經發送的警告信函 (cease and desist letter),或足以確認故意侵害的其他證據。相對的遭指控的侵害方則須提出證據,證明有關行為並非出於故意。

韓國政府這次聯合中小企業創業部、產業通商資源部、專利廳等部會共同修法,主要期望徹底解決中小型及新創企業的研發創新遭大型企業竊取侵害的問題,鼓勵專利權及營業秘密所有人,更多考慮以訴訟方式解決侵權問題。由侵害他人營業秘密之虞的(尤其是大型企業)則建議採取措施,積極預防侵權風險。

參考資料:




日本公布《標準必要專利相關的授權協商指南》

日本國旗

針對制定工業規格標準(Industrial Standard)必須揭露的「標準必要專利(Standard Essential Patent,簡稱SEP)」,日本特許廳(JPO)於2018年6月發布「標準必要專利相關的授權協商指南」,透過加強透明性及可預測性,以利於權利人和實施人協商,兼顧權利人和實施者之間的平衡,並防止或快速解決標準必要專利(SEPs)相關紛爭。

這份SEP內容包括指南目的、授權協商的方法及權利金計算方式等,目前有日文及英文兩種版本。SEP定案前,曾兩次公開徵求國內外公眾、產官學及法律界意見,並據以採納及修改,未來JPO亦將以開放、透明的程序,適時檢討及修訂該指南。(消息來源:經濟部智慧財產局

參考資料:

《標準必要專利相關的授權協商指南》英文版日文版




金融科技加速上市:新加坡《金融科技專利優速計畫》

新加坡國旗 CC0

新加坡智慧財產局(IPOS)推出《金融科技專利優速計畫》 (FinTech Fast Track,FTFT) ,縮短金融科技發明上市時間,從原先至少2年的申辦期縮短至6個月,藉以鼓勵金融科技業、新興企業,就日益增加的東南亞國協(ASEAN)需求,研發合乎新國法規與政策的金融科技方案。

FTFT配合新加坡2.25億新幣規模的《金融科技與創新》(Financial Sector Technology and Innovation,FSTI)補助計畫,藉由縮短金融科技專利的申請時程,提升企業的智慧財產競爭力。

相關報導指出,參與此計畫必需符合五條件:1.申請案需與金融科技相關;2.申請案第一次申請專利係在新加坡;3.請求核准專利及請求檢索與審查必需同時提出;4.申請人在收到審查報告後需在兩個月內回復;5.需提交一份文件,簡要敍述發明內容。(消息來源:經濟部智財局、新加坡智財局




PCT國際階段之第三方意見調查

【Bilngual Version】

PCT國際專利申請過程中,對於特定專利之可專利性的第三方挑戰,大多數在國家專利局或區域性專利局階段提出。至於在國際階段提出的第三方挑戰的情況如何,WIPO(世界智慧財產權組織)近期發布了一份整理資料。

專利申請程序中,第三方是指專利申請方、審查主管機關以外的公眾。在PCT國際階段,公眾可提出第三方意見 (Third Party Observation,TPOs),但必須與系爭專利之新穎性(novelty)及進步性(inventive step)有關,而非專利不明確(indefiniteness)、缺乏可實施性(lack of enablement)、或缺乏支持(lack of support)等其他領域事由。透過ePCT系統提交的第三方意見,每次可引用最多10筆文件,次數不限,可以包括對於引述文件之相關性說明,每筆文件說明最多5000個字母。

國際階段提出TPOs:更經濟實惠的選擇

ePCT系統登錄網頁截圖
圖片來源:ePCT – WIPO / https://pct.wipo.int

TPOs的受理期間,自國際公開(Internal publication)日開始,到第一優先權日起算28個月為止,專利申請人有機會回應每個第三方意見。

上述程序的目的,乃提供一具經濟效益的系統,協助國際或各國專利局,能因而注意到相關先前技術。若該先前技術不太可能由個別專利局發現,那麼在PCT國際階段由第三方一次提交該先前技術,相較於在各國專利局逐一提出第三方意見,前者可說尤其經濟實用。要等著看所反對專利在PCT國家階段申請情況的第三方,必須追蹤所述先前技術在各國、及個別申訴情況。

若PCT專利申請案另有其相關聯的美國專利申請案審查中(co-pending),則在PCT案提交第三方意見,可促使專利申請人對其關聯美國專利申請案,主動提交IDS(資訊揭露陳報書

TPO受理後,可在WIPO專利檢索的服務(PATENTSCOPE®)平台查到提交的第三方意見
示意圖:TPO受理後,可在WIPO專利檢索的服務(PATENTSCOPE®)平台查到提交的第三方意見、附加評論的引述文件,並通知且傳送給相關專利申請人。若提交TPO時,國際檢索報告(International Search Report,SR)尚未完成,則TPO會被傳送給國際檢索機關;同樣道理若提交TPO時,國際申請案的國際初步審查(international preliminary examination)尚未完成,則TPO會被傳送給國際初步審查機構(IPEA)。圖片來源《PCT國際專利申請之第三方意見程序運用情況》分析報告

從專利申請人的角度來看,TPOs也有助於專利人在專利申請過程中,就發明的可專利性,能提早做出正確的評估。 

WIPO自2012年7月起免費受理TPOs至今屆滿5年,2018年1月底發布統計(WIPO Circular 1527) 分析系統5年來的使用情況。

僅0.15%PCT專利申請案會收到TPO

資料分析結果顯示,TPOs措施推行後第一個5年期間,系統總計受理1,422筆TPOs,所針對的國際專利申請案為1,394個,約佔同期國際公開的專利申請案0.15%(僅45個TPOs遭駁回,理由大多是可以修改的錯誤)。

WIPO分析發現,使用TPO程序的頻率高低,與專利申請的發明領域有關,最常提出的TPOs的是高分子化學(macromolecular chemistry)、及食品化學(food chemistry fields)領域,其中一種解釋為TPOs僅限於針對新穎性(novelty)及進步性(inventive step)提出意見;另一解釋則是,異議第三方除了在提交TPOs之初可以簡單陳述外,後續無法參與進一步審議過程。

TPOs提交後,系爭專利的申請人能就所述先前技術任意提出回應。儘管如此,實際上多數專利人不會在國際階段有所行動,其中僅4.5%專利申請人做出回應,顯示多數專利申請人傾向在國家階段(national stage)處理先前技術問題,等國家/區域專利局如何引用此些先前技術。

PCT第三方意見統計
78%TPOs以匿名方式提出,所引用文件9成5非專利相關文獻。圖片來源:《PCT國際專利申請之第三方意見程序運用情況》分析報告

78%TPOs以匿名方式提出,所引用文件9成5非專利相關文獻。

WIPO發現,多數TPOs中引述文件數量只有1筆,平均引用文件3.8筆。就此而言,TPOs較出現單一先前技術非常接近的情況。

截止前提交TPO有利有弊

有趣的是WIPO分析指出,第三方往往會在受理截止期限前才提交TPOs,據統計33% TPO是在最後一周送出,WIPO提出建議,那些拖到最後才提出的TPOs,不但在國際申請案的國際初步審查(international preliminary examination)來不及納入考慮,專利申請人也來不及做出回應,且若國際局駁回(reject)內容有誤的TPOs時,亦無法在期限前要求修正版本

然拖延提交TPOs的原因之一,可能是異議方不希望專利申請人及時注意到申請案不足之處,而有時間可以回應修改。若異議方要讓國家專利局注意到先前技術,卻毋須在國際階段加以分析,最後才提交TPOs看來不失為一個好方法。

概括而言,PCT專利申請程序的TPOs,是有異議的第三方可採取的有效方法,用以提早指出任何申請的專利可能不具新穎性及進步性,儘管使用頻率低,TPOs仍有相當用處。一旦發現高度相關、此前已有的先前技術,別忘了可利用TPOs這種經濟方法,讓個別專利局早期就注意到所述先前技術。

 

參考資料

 




反對不實商標使用證據樣本之電子郵件試行計畫

美國國旗
by Steinsplitter, CC0

美國專利商標局(USPTO)於今年3月8日發布一則針對申請人提出商標使用證據樣本之試行計畫。任一第三方可透過電子郵件的方式向該局檢舉任一美國商標申請案 (異議期後30日內),提出該申請案所提供的使用證據與實際使用不同。檢舉者必須提供下列其中一項證據:

  1. 第三方在沒有相關商標的情況下使用相同圖像的客觀證據,例如: 來自有效的網站之網址和截圖、來自平面廣告的照片的數位影本以及其特色的出版物;或
  1. 向美國專利商標局提交與該申請註冊之商標號相同的使用證據物體圖像、網站模擬圖等,檢舉人提供之證據樣本應顯示該商標申請人所提供之使用證據樣本具有不同標記。

因此,本所建議如申請人在美國提出商標申請案時,務必確實在申請前/收到核准通知前收集該申請商標之相關使用證據,以避免被第三方檢舉。

想知道更多有關於美國商標使用證據,可參見本所商標新訊文章 《商標重要議題—-使用證據》。

如有任何疑慮,歡迎與本所聯絡!

冠群國際專利商標聯合事務所
–    法務商標暨海外事業務部

 

Reference Links




商標與言論自由–詼諧仿作設計

愛馬仕(HERMÈS),國際著名精品品牌,皮件手提包、香水、服飾、珠寶、鞋飾等精品銷售,以凱莉包(Kelly)和柏金包(Berkin)最為著名,Playnomore 為韓國設計師金彩妍(Chaeny kim)所創立的品牌,以愛馬仕凱莉包(Kelly)之包款的Playnomore亮片大眼睛,包款稱shygirl聞名。

愛馬仕(HERMÈS)聲稱Playnomore抄襲了凱莉包和柏金包的設計,造成消費者混淆,違反不正當競爭防治法和商業機密保護法,向首爾中央法院提起訴訟。

playnomore vs hermes 案例圖

首爾法院一審認為愛馬仕的凱莉包和柏金包的設計應該受到全面保護,即使不會構成消費者混淆,這些精品設計之包款應得到法律保護,Playnomore的標語為仿冒之趣 (Fake For Fun),雖可說明Playnomore無意對愛馬仕有「搭便車」行為。但認為Playnomore未經授權並以違反公平貿易慣例和競爭秩序的方式利用愛馬仕的設計,因此判定侵權損害 一億韓元。

首爾高等法院二審支持Playnomore,認為只有部分相似是不足以證明Playnomore違反不正當競爭法,且Playnomore獨特的「大眼睛」設計是這兩款包包一個很重要的元素,及該商品在消費者中的普及程度,法院判決內容說明「考慮到包包的創意、獨特性、細節以及包裝的文化價值,Playnomore的產品將各種稀有圖像結合在一起,實現了獨創的原創性和美學效果。」,認定Palynomore不構成抄襲行為,駁回愛馬仕所有損害賠償之要求,本案目前已上訴首爾最高法院審理中,目前Playnomore已改版商品,與愛馬仕有所區別。

playnomore 案例圖
我國法院在判斷是否為詼諧仿作商標有三點標準: 一、詼諧仿作商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性; 二、兩商標對比矛盾之訊息; 三、保護原商標權或是保護詼諧仿作商標之言論自由,智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決,判決要旨指出,所謂「商標之戲謔仿作」(parody),係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重,而對商標權予以合理之限制…,模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性,並同時傳達二對比矛盾之訊息,並以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量…。下列「掉漆實心鎖扣」 圖樣是否侵害商標權?
chanel bag 案例圖
被告主張戲謔仿作答辯,「世界品知名商標怎麼會掉漆」,應可認為該圖樣是屬於詼諧娛樂性質,此抗辯遭法院駁回,指出被告並未對商標所建立的形象相反或矛盾的訊息提出具體之表明,因此難認「掉漆實心鎖扣」圖樣與表達性作品具有最低程度的關聯,因而無從判斷其有何文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性,被告行為實屬商業上之搭便車行為,法院最終判定被告違反商標法處以刑責。

申請人對著名商標之設計商品,以嘲諷方式設計自身商品時,必須考慮法院對詼諧仿作商標之判斷基準,如申請人之創意設計理由未能說服官方,面臨的不只是其商品無法再銷上於是場上,對於所引用著名商標之商品設計,還需負擔高額的損害賠償。

如有任何疑慮,歡迎與本所聯絡!

冠群國際專利商標聯合事務所
–    法務商標暨海外事業務部

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