著名商標淡化保護之重大變革

-商標法第30條第1項第11款後段之適用無須達到一般消費者知悉之程度

文/唐曉倩/2023.9.27

　　過往商標權人於實務上主張商標法第30條第1項第11款後段著名商標淡化時，常會遭遇到法院依循最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議，要求權利人應證明其商標之著名程度已達一般消費者知悉方可適用，增加商標權人主張跨類別排除他人侵害之困難度。

　　針對此種情況，最高行政法院大法庭於今年（民國112年）3月17日，做出了最高行政法院111年度大字第1號裁定[註1]，針對著名商標淡化之適用提出了統一見解，使該條款之適用要件更為明確。

本次裁定之歷史背景

　　上訴人「義大利商法倫提諾公司（Valentino S.p.A.）」以其所有之「VALENTINO」系列商標（後稱在先商標），對優尼士國際股份有限公司所有之註冊第01920292號「GIOVANNIVALENTINO」（後稱爭議商標）提起異議，其中一項主張為爭議商標之註冊違反商標法第30條第1項第11款後段之規定，認為爭議商標之註冊會減損著名之在先商標之識別性。

　　然而智財局、訴委會及智財法院均維持異議不成立之見解，其中智財法院[註2]引用最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議之見解，認為在先商標之著名程度僅及於使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包商品之相關事業或消費者，著名程度並未達到一般消費者均普遍知悉之程度，應不適用著名商標淡化之規定。

　　異議人遂上訴至最高行政法院，並於判決前向最高行政法院大法庭提案，請求釐清適用著名商標淡化時，對於其著名程度認定之爭議。

最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議之見解

　　由於前段關於混淆誤認著名商標，與後段著名商標淡化之規範要件不同，故實務見解向來對於適用前後段之商標著名程度高低亦有不同認定，為避免法院認定歧異，最高行政法院於105年11月份第1次庭長法官聯席會議為前後段之保護對象、範圍及商標著名程度提出統一見解：

保護對象不同
前段保護之對象為著名商標所使用之商品或服務之「相關消費者」，後段保護之對象為不分領域之「一般消費者」。
保護範圍不同
前段保護範圍為著名商標所使用之商品或服務，而後段保護範圍則不以著名商標所使用之同一或類似商品服務為限。
商標著名程度不同
前段對於著名商標之著名程度僅需達到相關消費者熟知之程度即可，然後段對於著名商標之著名程度應不止於相關消費者，而需達一般消費者均知悉之程度方有適用。

　　然而，本次最高行政法院推翻過去認定，以111年度大字第1號裁定重新認定著名商標淡化對於商標著名程度之要求。

最高行政法院大法庭裁定內容

　　大法庭裁定主文：
　　商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。

　　裁定理由摘要如下：

現行法商標法施行細則第31條已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就著名商標混淆誤認、著名商標淡化所之著名程度為不同界定。
〈商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準〉第3.2點並未要求著名商標淡化所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有後段規定之適用。
WIPO關於著名商標保護規定共同決議事項第2條規定，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度可由會員自行決定。而我國行政院於2003年商標法增訂著名商標減損規定之提案說明，以及商標法施行細則第31條規定，均無要求著名商標淡化所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用。
現行實務肯定說以目的性之限縮法學方法解釋，頂多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。
商標法第30條第1項第11款關於著名商標之註冊保護，及同法第70條對於著名商標之擬制侵權規定，均共同使用著名商標同一用語，但對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨，若採肯定說見解，會造成行政訴訟與民刑事訴訟對於著名商標定義內涵採取不同解釋之歧異情形。