文／許鈺霜／2022.12.19
冠群於2022年11月15日舉辦商標實務講座，此次講座很榮幸再次邀請到美國知名智財事務所Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP （BSKB）的合夥人Mr. Michael T. Smith擔任主講人。Mr. Smith為美國執業律師，自2001年以來即專注耕耘於智慧財產權業務，其執業領域包括專利商標審查實務、美國聯邦及地區法院、專利與商標審判和上訴委員會等等爭訟實務經驗。
左起為本所吳珮琪副所長、陳彩琪副所長、BSKB徐振康律師、本所首席律師翁林瑋、BSKB 合夥律師Mr. Michael T. Smith、本所所長代理洪茂。
此次講座主題包括台灣申請人較不熟悉的美國商標輔助註冊簿（Supplemental Register）制度、對異議或廢止決定之救濟程序、美國商標現代化法案（Trademark Modernization Act of 2020, TMA）之單方刪除程序（Ex Parte Expungement）、單方再審查程序（Ex Parte Reexamination）等。
輔助註冊簿之實戰運用
依美國商標註冊實務，只要符合美國商標法第45條規定為具先天識別性之獨創性（fanciful）、任意性（arbitrary）、暗示性（suggestive）之標識，皆可依法可取得註冊，此為大家已熟知的主註冊簿（Principal Register）登記。然而，當企業基於容易行銷及使消費者快速聯想之考量，而使用與指定商品及服務產業相關之描述性文字提出商標申請，往往可能因識別性較弱而遭致審委下發核駁通知。
美國實務上對於這些識別性不足之商標，設有輔助註冊簿制度，亦即申請案若遭官方以§2（e）（1）僅為描述性、§2（e）（2）僅為地理描述和姓氏為由下發核駁通知，申請人可請求登記至輔助註冊簿，經過五年之持續使用後，提出新申請案爭取主註冊簿之登記。惟此辦法不適用於通用名稱（genericness）、具有欺騙性的錯誤性地理描述（primarily geographically deceptively misdescriptive）、欺騙性的核駁理由（deceptive grounds of refusal）。
而輔助註冊與主要註冊之商標仍然有不小的差異，Smith律師對此說明，例如無法進行海關登錄以防止他人將仿品進口至美國，也不能被推定為「註冊商標有效性、註冊商標所有權，以及與註冊中所列商品服務相關的註冊商標全國專有使用權」的初步證據。但由於輔助註冊仍有著可以使用®註冊商標符號、可阻止後申請的近似案、可作為在聯邦法院提起商標侵權訴訟的依據等種種優點，因此仍然是申請人獲得商標保護的利器之一。
商標異議審定後之救濟策略
隨著美國商標申請案量逐年增加，異議（Opposition）和撤銷（Cancellation）案件亦相對增長，惟其程序皆屬TTAB之雙方程序，需由申請人及註冊商標權人做為程序之兩造，彼此進行攻防。其審查過程十分複雜且耗費時間、金錢， Smith 律師於講座中亦分享美國異議案從受理到安排證據揭示階段、庭審階段，以及是否舉辦聽證等等實際審查操作流程，依其實務經驗，異議及撤銷程序花費總額取決於證據揭示、證詞、動議之數量，最經濟保守估計亦需花費約美金六萬到八萬。
TTAB僅可決定爭議商標可註冊性問題，不能裁決侵權、裁罰或裁定損害賠償。若對TTAB的決定不服，當事人可向美國聯邦巡迴區上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal circuit, CAFC）提起上訴，或向美國地方法院（U.S. District Court）提出民事訴訟。二種救濟方式主要區別在於，向 CAFC 提出上訴時不能引入新證據，而在民事訴訟中可以引入新證據。因此，如果申請人想在 TTAB 之外出示調查證據或其他證據，則必須提起民事訴訟。
撤銷未使用之美國註冊商標新途徑
為了解決部分商標權人未合法提供使用樣本以維持權利，以及惡意搶註之情況，美國於TMA法案中引進了「單方刪除程序」與「單方再審查程序」，以期更主動、簡易的移除未實際商業使用或惡意註冊的商標。關於此二程序之介紹，可參本所先前撰寫之文章介紹。（美國商標實務大革新：2020年商標現代化法案）
簡而言之，單方刪除程序適用於註冊商標未曾於商業交易過程使用，可在註冊日後 3-10 年內提交。而單方再審查程序則適用於在相關期日（申請日或提出使用聲明之日）以前，並未於商業交易過程使用商品或服務的註冊商標，必須在商標註冊後的 5 年內提交。
而Smith律師對此二程序所須證明「請求人已進行合理調查」提供建議，例如：若為圖形商標，USPTO建議做圖形檢索（reverse image search）、提供零檢索結果返回（zero search results returned）等頁面證明無商業使用，或提交網站時光機（The Wayback Machine, archive.org） 頁面作為支持證據。而合理的調查來源包括：州和聯邦商標記錄、註冊人的網站、包含商品服務評論或討論的網頁資料、註冊人的市場活動等。
官方來函申復期間縮短
為了加快申請人補正/答辯效率，使商標審查時程縮短以及減少待審案件積壓，商標申請案審查意見（Office action）從先前規範的6個月回覆期限縮減為3個月（若無法於期限內回覆審查意見，可支付額外規費請求延長期限，最多3個月），此為美國商標法現代法案最後一塊拼圖，自2022年12月1日起生效。
如對美國商標申請相關實務有疑問，歡迎隨時與本所商標部門洽詢。
BSKB 合夥律師 Mr. Michael T. Smith （中間） 受邀擔任美國商標實務講座主講人，左起為本所何婉菁律師、商標組許鈺霜主任、首席律師翁林瑋、BSKB徐振康律師、王佩娟律師、法務組唐曉倩副主任。