文/唐曉倩/2022.9.7
今晚,我想來點標語
標語,通常為簡短精練、容易記憶並引人注目之宣傳文字,通過傳媒廣告的強力放送,能夠使消費者馬上聯想到特定商品或服務。例如:「今晚,我想來點」會自然聯想到uber eats,「叫Foodpanda送~」就會想到粉紅色的Foodpanda外送,「野豬騎士來囉」則會聯想到手遊部落衝突等,簡單明瞭又倍感趣味。然而,標語作為宣傳商品或服務之詞句,通常是同業常見的廣告用語,在商標審查實務中,很容易被認為欠缺識別性而不准予註冊。
識別性是什麼?
商標的主要功能在於,消費者看到商標就可以聯想到特定商品或服務的來源,所以識別性可說是取得商標註冊的第一要件。但是,識別性是商標天生就具備了嗎?還是可以後天培養呢?
依照商標審查實務,識別性可分為先天識別性及後天識別性:
所謂「先天識別性」,即商標名稱本身具備識別性,且依照識別性強弱可分為獨創性、任意性及暗示性三種標識。獨創性顧名思義,即是獨創、非沿用現有詞彙之文字,例如「SONY」、「GOOGLE」;任意性是指由現有的詞彙、事物所組成,但是跟商標使用的商品或服務本身品質、功用或特性全然無關,例如「蘋果Apple」使用在電腦、手機、平版等商品;暗示性則是以譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他特性,例如「一匙靈」使用在洗衣粉商品。
至於「後天識別性」,則是指標識本身不具備識別性,但是申請人可以提出證據證明,經過其長期積極使用,消費者看見商標後可以直接聯想到商品或服務的提供者,則可認定這個標識取得後天識別性。
由於標語或為傳達商品或服務之品質、功用或特性等說明意涵,或為宣傳企業理念、傳達商品或服務特色,或為宣揚產品或服務之廣告用語,消費者看到標語,不一定能直接聯想到特定的商品或服務提供者,因此標語普遍被認為不具有先天識別性。然而,標語在經過市場上的反覆使用、大量傳媒廣告加深印象,消費者仍然能夠認識標語所指涉的商品或服務來源;此時,申請人可以透過提交使用證據、主張已取得後天識別性,以爭取標語之商標註冊。
(想更多了解識別性請參考本所文章:商標實務便利貼:商標的識別性Q & A)
有人以標語成功取得註冊嗎?
實務上有經過申請人積極行銷、廣告,已為家喻戶曉的標語,被智財局認為取得後天識別性而取得商標註冊之案例:

但同時也有標語既不具備先天識別性,又無法證明已取得後天識別性,無法取得商標註冊之案例:

上述二張列表看起來都是標語,為何表一所列可以取得核准註冊?申請人提交了什麼使用證據呢?
後天識別性使用證據
臺灣商標識別性審查基準針對後天識別性,提供了7項使用證據的準備方向供申請人參考(如下圖):

其實,美商英特爾公司當初以「EXPERIENCE WHATS INSIDE」申請商標並不順利,經濟部智慧財產局及訴願委員會皆認為這串文字屬於廣告標語,無法讓消費者認識提供商品或服務之來源為英特爾公司。
然而智慧財產及商業法院在106年度行商訴字第98號行政判決中認為,英特爾公司提出了以下證據,證明了「EXPERIENCE WHATS INSIDE」已取得後天識別性:
- 使用方式:英特爾公司各大網路銷售通路之英特爾公司產品網頁,亦以本件商標整體標示於產品說明之上方角落,作為表彰原告商品來源之商標使用,與產品說明內容及廣告標語相互區隔。
- 市佔率:臺灣多家電腦大廠如「MSI微星」、「lenovo聯想」等均使用英特爾公司產品於其電腦商品中,且在產品包裝上標識有本件商標。
- 廣告行銷:英特爾公司邀請知名歌星蔡依林與網路圖文作家Duncan一同參與宣傳與行銷本件商標之系列產品。
- 消費者討論:眾多消費者於社群網站,亦張貼為推廣本件商標所舉辦之活動。
- 各國註冊:本件商標在WIPO、韓國、香港、丹麥、牙買加、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、祕魯、馬來西亞等多國獲准註冊。
智財法院認為本件商標「EXPERIENCE WHATS INSIDE」經過英特爾公司大量且廣泛行銷使用,使消費者產生單一指向英特爾公司之商業印象,已取得後天識別性,而撤銷原處分,發回智財局要求重新審理,智財局亦於107年核准該商標註冊。
結語
廣告標語的確可以申請商標,但能否克服識別性取得註冊,還有賴申請人平日累積海量的使用證據,才能證明已取得後天識別性。如果企業有心想要取得廣告標語之商標註冊,建議可洽詢專業事務所意見,先確認證據準備方向後再行銷宣傳,方得事半功倍。