文 / 王佩絹 律師 / 2022.07.14
「位置」商標因Christian Louboutin紅底高跟鞋而聲名大噪，商標作為企業的形象與象徵，吸引消費者藉由商標去聯想商品或服務的供應業者。然而在資訊爆炸及市場競爭激烈的現代，傳統文字或圖文形式已不足夠吸人眼球，為創造話題或更能加深消費者對品牌的印象，業者的行銷手法紛紛推陳出新，例如利用顏色、特殊立體形狀、獨特旋律或是動態圖識來增加變化，促使消費者認識品牌並購買，因此而生的「非傳統商標（Non-Traditional Trademarks）」形態各異。
法國時尚品牌Christian Louboutin紅底高跟鞋案
Christian Louboutin（下稱Louboutin）以紅底高跟鞋聞名遐邇，並於2009年12月28日將代表該品牌之特定紅色（Pantone 18-1663TP）申請註冊荷比盧商標。商標圖樣描述為「The mark consists of the colour red (Pantone 18‑1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the contour of the shoe is not part of the trade mark but is intended to show the positioning of the mark) 」（使用於鞋底之紅色（鞋子輪廓外形並非商標的一部分，僅用來標示在標示中的位置））。
而荷蘭零售商Van Haren Schoenen B.V.（下稱Van Haren）銷售的產品中也包含了紅底高跟鞋（如下圖），Louboutin認為Van Haren侵害其紅底高跟鞋的商標權，於是在2012年向荷蘭海牙地方法院提出了商標侵權訴訟。
紅底高跟鞋商標有效嗎？
Van Haren認為Louboutin的紅底高跟鞋商標是指該紅色及其形狀，並指定使用於鞋子商品。但該紅底形狀為鞋子，因此紅底高跟鞋的註冊商標是「僅由對商品具有重要價值的形狀所構成」，依歐盟商標指令2008/95/EC第3條(1)(e)(iii)：「the shape which gives substantial value to the goods」，應屬於無效的商標。據此，Van Haren主張Louboutin的高跟鞋紅色鞋底無商標權保護，該註冊商標應該被撤銷。
紅底高跟鞋商標不是保護形狀，是保護「位置」
Louboutin則主張其商標為一種「位置」商標（position mark），只是位於商品的一部分或元素，並非商品的形狀。荷蘭海牙地方法院對於Louboutin紅底高跟鞋案中適用的法律產生疑慮，歐盟商標指令2008/95/EC第3條(1)(e)(iii)中「形狀（shape）」的概念是否適用於本案將影響侵權認定，因此決定暫停此案的審查，將上述法律爭議提交給歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）進行解釋。
嗣2018年6月歐盟法院做出了裁決，認可Louboutin將紅色用於高跟鞋底為「位置」商標，並說明該商標與高跟鞋鞋底的具體形狀無關，且Louboutin申請商標時之描述已經清楚記載「鞋的輪廓外形不是商標的一部分，僅用來標示在商標中的位置」（詳參 Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v. van Haren Schoenen BV, Case C-163/16, EU: C: 2018: 941），因此Louboutin的紅底高跟鞋商標並非僅由鞋子的形狀（shape）所構成，而是該紅色所在的位置，因此未違反歐盟商標指令2008/95/EC第3條(1)(e)(iii)。此案亦確立了位置商標在歐盟的可註冊性。
至於Louboutin紅底高跟鞋商標在其他國家另有被認為屬於顏色商標之案例，如Louboutin與Yves Saint Laurent在美國紐約聯邦法院的訴訟（詳參Christian LouboutinS.A. v. Yves Saint Laurent America Holding,Inc.），可見各國法規及司法實務對位置商標的認定不盡相同。
臺灣保護的非傳統商標
回到國內來看，臺灣就非傳統商標的保護始於2003年施行的商標法，增訂單一顏色、聲音及立體形狀之商標種類。為順應國際潮流及因應新型態行銷手法，臺灣參考2009年生效之新加坡條約（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT），於2011年6月29日公布修正的商標法，除了法條中例示的文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖及聲音商標外，更開放任何足以達到識別商品或服務來源的客體作為商標，例如位置、連續圖案、氣味或觸覺等商標，其中位置商標截至2022年5月在臺灣已有20件獲得商標註冊。
依臺灣非傳統商標審查基準第10點內容：「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具有位置商標的性質」，可知位置商標的特徵可能為傳統平面圖文、顏色或立體形狀，且無論是商品或服務上都有位置商標的適用，此可參考下表幾筆在臺灣已獲准註冊之位置商標：
位置商標申請要注意「商標圖樣描述」及「指定的商品或服務」
位置商標的申請還需要注意甚麼呢？依我國非傳統商標審查基準第10點：「申請本法未例示的其他非傳統商標，申請人必須檢附商標圖樣，…申請位置商標者，商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加說明。」，可知位置商標的圖樣描述須明確說明受商標權保護的位置、圖識與商標權範圍；且在指定商品或服務上，與一般商標在申請時有明顯不同，一般商標申請時通常會窮舉商品或服務項目，而位置商標的商品服務項目則較為限縮，原因在於位置商標檢附的商標圖樣須將商標標示在商品服務上的特定「位置」，是以該「位置」作為識別來源的標識。
申請位置商標要預先準備使用資料
位置商標雖有機會提升企業表徵的吸睛程度，但該商標特徵仍必須與商品服務本身功能有所區別，否則常常容易讓消費者以為只是裝飾，或為了產品功能而做的設計，無法指示商品服務之供應業者，不具識別性。從而，位置商標申請人往往需要提出大量使用證據，證明消費者可以將該「位置」上之特徵用來辨識商品服務供應業者，取得後天識別性而獲註冊保護，如本文一開始討論的Louboutin紅底高跟鞋案例及臺灣已獲准註冊的位置商標，亦大多是以此方式獲准註冊。簡言之，當企業有意申請「位置」商標時，累積有效使用證據即為重要課題，此亦須與企業的商標布局、行銷策略等綜合考量。
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