美國商標實務大革新：
2020年商標現代化法案
2020年12月22日，美國國會通過商標現代化法案（Trademark Modernization Act of 2020, TMA）[1]，並於12月27日由總統簽字公布，將於2021年12月27日正式施行，美國專利商標局（USPTO）也因應新法公布了一系列行政規則[2]。本次修法不僅對長期存在的侵權損害認定問題進行釐清，同時新增相關程序，以積極清理詐欺及未實際使用的註冊商標，可謂制度面的一次大革新。
審查程序修正（Changes to the Examination Process）
TMA對商標審查程序進行了以下兩項主要修正。
- 明定第三人於審查期間提出證據程序（Providing for Third-party Submission of Evidence During Examination.）
第三人對於依法應不予註冊之商標，可以在審查過程中向USTPO提出意見。但相關程序細節並無法律明文規範，本次修正將此程序明文化，未來第三人提出意見時，除須指名該商標之不得註冊事由，同時應提交相關證據，並簡要說明理由，局長將於2個月內認定是否採納證據並納入申請案的卷證資料中[3]。提出此程序規費為USD50[4]。
- 授權USPTO局長另訂申請人回覆官方意見的期限
根據美國商標法第12條(b)，官方發出意見通知書後，申請人得於6個月的回覆期間內為答辯或補正。申請人於審查期間可能收到多次意見通知，直到申請案核准或終局駁回。
與臺灣申請案的陳述意見期間[5]相比，美國給予申請人的回覆期間相對充足，卻也容易造成程序延滯。本次修正於第12條(b)新增第2款，規定局長得以行政規則另訂不小於60日的較短回覆期間。如申請人請求延期，局長應予准許，但總期間仍不得超過6個月，同時申請人必須依行政規則繳納延期之規費[6]。
新增單方程序（New Ex Parte Processes）
根據USPTO統計，近年美國境內商標申請案量大幅增加，然而有超過50%的註冊商標會在註冊後第5至6年、以及每10年之延展期間，因無法提出使用證據被要求減縮商品或服務類別。
為解決商標註冊浮濫的問題，TMA第6條於商標法新增兩項程序，希望更有效率地清除註冊簿上未實際使用或惡意註冊的商標[7]。
- 單方刪除程序（Ex Parte Expungement, §16A）
單方刪除程序主要用於處理「註冊前不須提出實際使用證據的申請案」，即外國註冊以及馬德里申請案。
Petition.—Notwithstanding sections 7(b) and 22, and subsections (a) and (b) of section 33, any person may file a petition to expunge a registration of a mark on the basis that the mark has never been used in commerce on or in connection with some or all of the goods or services recited in the registration.
根據新增第16條A，任何人皆得以「系爭商標未曾在商業交易過程中真實使用」為由，在商標註冊公告日滿3年至10年間申請刪除。
- 單方再審查程序（Ex Parte Reexamination, §16B）
單方再審查程序主要用於處理「必須提出實際使用證據才能取得註冊的申請案」，即依美國商標法第1條(a)、(b)，基於「實際使用」以及「意圖使用」所提出的商標申請案。
Petition For Reexamination.—Any person may file a petition to reexamine a registration of a mark on the basis that the mark was not in use in commerce on or in connection with some or all of the goods or services recited in the registration on or before the relevant date.
根據新增第16條B，任何人皆得主張「在相關期日（relevant date）以前，系爭商標未曾於商業交易過程真實使用」，在商標註冊公告日後5年內申請再審查。其中，「相關期日」依案件的申請基礎（filing basis），又可分為以下的態樣：
16(b) Relevant Date.—In this section, the term ‘relevant date’ means, with respect to an application for the registration of a mark with an initial filing basis of—
- (1) 以美國商標法1(a)為申請基礎的案件，「相關期日」為該申請案提出申請之日。
- (2) 以美國商標法1(b)為申請基礎，或任何依法將申請基礎轉換為1(b)[8]的案件：
- (A) 如該1(b)申請案在審查過程中，申請人宣稱該商標已實際使用於商業交易過程，並依照1(c)提交請求及使用聲明（statement of use），將申請基礎轉換為1(a)的案件，則「相關期日」指USPTO准許該案轉換為1(a)申請案之日。
- (B) 如該1(b)申請案收到官方核准通知（notice of allowance），並請求申請人提交使用聲明，則「相關期日」為提交使用聲明之最終期限（如果有申請延長提出使用聲明，則為延長到期之日）。
(1) section 1(a) and not amended at any point to be filed pursuant to section 1(b), the date on which the application was initially filed; or
(2) section 1(b) or amended at any point to be filed pursuant to section 1(b), the date on which—
(A) an amendment to allege use under section 1(c) was filed; or
(B) the period for filing a statement of use under section 1(d) expired, including all approved extensions thereof.
必須注意的是，對同一註冊商標，一次只能提起一件單方刪除或單方再審查程序，且當審查決定維持商標註冊時，均有禁反言原則的適用，任何人不得對同一商標再次提出相同程序。但由於新法並未排除既有的撤銷程序（cancellation proceeding）[9]，因此仍可根據商標法第14條[10]，對同一商標再提出撤銷。
不可回復損害之推定（Presumption of Irreparable Harm）
美國司法實務上，「原告受有不可回復之損害」是判斷應否核發禁制令的重要因素之一[11]。在2006年的eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. 專利侵權案[12]中，各級分別對「推定具有不可回復之損害」的適用方式提出見解：
地方法院認為，雖然MercExchange的專利有效，eBay也確實故意侵權，但考量MercExchange並未實施該專利，不足以證明其受有不可回復之損害，故駁回其禁制令申請；巡迴法院則持不同見解，認為在被告有侵害專利權的事實前提下，即應根據法院的一般原則核發禁制令。
然而聯邦最高法院審理後，認為地院及巡迴法院的見解皆存在瑕疵。最高法院指出，地院以「專利權人未實施該專利」為由，認定原告未受有不可回復之損害，並不符合衡平法原則；巡迴法院所提出之「專利權有效且構成侵權行為，即應核發禁制令」見解，則未考量真實情形，屬於錯誤的類型化判斷。
eBay案判決後，最高法院的見解也同時對商標食物產生影響，各地方法院對商標案件是否也適用「推定具有不可回復之損害」產生了分歧。有鑒於此，本次TMA將相關標準明文化，並規定於第6條[13]：
(a) 修正──於商標法第34 (a)中新增以下條文：「聲請禁制令的原告在以下情形，推定受有不可回復之損害：在聲請永久禁制令的案件中，法院認定被告確實構成原告主張之違法情事者；在聲請初步禁制令或暫時限制令的案件中，法院已認定原告之主張有可能獲得有利之判決時。此推定效果得舉反證推翻。」
(a) Amendment.—Section 34 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1116) is amended in subsection (a) by inserting after the first sentence the following new sentence: “A plaintiff seeking any such injunction shall be entitled to a rebuttable presumption of irreparable harm upon a finding of a violation identified in this subsection in the case of a motion for a permanent injunction or upon a finding of likelihood of success on the merits for a violation identified in this subsection in the case of a motion for a preliminary injunction or temporary restraining order.”.
(b)施行細則──前項修正不應解釋為：於本法案頒布前已聲請禁制令之原告，不得受有不可回復損害之推定。
(b) Rule Of Construction.—The amendment made by subsection (a) shall not be construed to mean that a plaintiff seeking an injunction was not entitled to a presumption of irreparable harm before the date of the enactment of this Act.
TMA的通過無疑強化了對真正商標權人的保護，新增程序也有望迅速有效地清理詐欺及未實際使用商標，減少審查及司法資源的耗費。USPTO也將持續更新行政規則、完備審查程序，預計未來美國的商標實務運作將更加穩定。
[2] USPTO proposes new rules to implement the Trademark Modernization Act
[4] 37 C.F.R. § 2.6(a)(25) (2021)
[5] 商標法施行細則第34條第1款：「本法第三十一條第二項規定限期陳述意見之期間，於申請人在中華民國境內有住居所或營業所者，為一個月；無住居所或營業所者，為二個月。」
[8] How to Amend the Filing Basis to Intent to Use Under Section 1(b), USPTO
[9] Initiating a new proceeding: Petition for cancellation
[10] 15 U.S.C. 1064 (SECTION 14 OF THE LANHAM ACT): CANCELLATION OF REGISTRATION
[11] 美國司法實務判斷是否核發禁制令的四項因素為：
- 初步禁制令（preliminary injunction）：(1)原告取得本案勝訴之可能性；(2)若法院不同意核發禁制令，原告將受到不可回復之損害；(3)原告可能受到之損害大於該禁制令可能對他造帶來之損害；(4)衡平法上之平衡。
- 永久禁制令（permanent injunction）：(1)原告受有不可回復之損害；(2)法律所提供之救濟方法，包括金錢賠償，不能足以彌補其所受之損害；(3)應衡平考量原告與被告所遭遇之困境；(4)核發禁制令不會危害公共利益。
[12] eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).