商標維權重要議題──兼論美國使用證據

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【英文版】

通過重重審查取得商標註冊,從此就可以高枕無憂,再也不怕別人侵權了嗎?註冊商標想怎麼用就怎麼用,只要有使用就可以?

許多人都有這種「只要商標獲准註冊就可以放心了」的迷思,然而,取得商標註冊後,維權之路才正要開始。商標一旦長期沒有使用,或因為使用方式錯誤導致缺乏商標使用同一性,就可能面臨遭第三人提起廢止的窘境。正因如此,如何正確使用商標,並隨時蒐集、準備使用證據,也成了商標權人不得不面對的重要課題。

什麼時候會需要提出使用證據?

根據臺灣商標相關法規,需要提出使用證據的情形主要有以下幾種:

  • 當商標遭提出廢止[1]時,商標權人必須提出適當的使用證據以支持自己的主張。
  • 當商標權人以商標法第30條第1項第10款[2]規定對他人的商標提起評定,而其據以評定商標註冊已滿三年[3]時,就必須提出使用證據。
  • 當商標權人主張其商標是「著名商標」時,使用證據可以協助判斷商標是否有在市場使用、使用方式,以及民眾對商標的認知度。
  • 主張商標遭他人搶註在同一或類似的商品或服務類別時,當事人必須提出使用證據證明自己先為使用。

除此之外,如果使用證據的數量偏少,代表該商標的使用頻率不高,商標權人也可根據累積的使用證據多寡,作為權利期間屆滿後是否繼續維護商標的參考。

哪些內容可以作為臺灣商標的使用證據?

根據經濟部智慧財產局發布的《註冊商標使用之注意事項》3.5.1,為證明有使用註冊商標,可以檢送的使用證據如下:

「標示有商標的商品實物、照片、包裝、容器;製作招牌的訂購單、裝潢費收據、契約書、出貨單、出口報單、廣告、型錄、海報、宣傳單等物品或商業文件,或標示有商標於服務相關的營業文件、營業場所照片等,併同提供服務的收入憑證,如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件。」

美國商標案提交使用證據的時間點?

美國的商標制度採取「使用主義」,因此申請人在提出申請案時,就必須根據實際情形,於申請文件上標明該商標是「已使用(Use)」,或「將來有使用意圖(Intend to Use)」,並依法在規定的時間點提交使用證據。

  • 已在美國領土內,於商業行為中使用的商標,須在「申請時」提供使用證據及相關資訊,例如:第一次使用商標於指定商品或服務上之日期(不限於美國領土)、第一次在美國領土的商業上使用商標於指定商品或服務之日期、宣誓書。
  • 將來有使用意圖的商標,須在「收到核准通知後」,提出使用證據以及上述相關資訊,否則視為放棄該申請案。

除與申請相關的規範外,美國商標在以下的時間點也必須提交使用證據[4]

  • 註冊後三年未使用被提起廢止時。
  • 註冊後第5年和第6年之間。
  • 每10年之延展期間。

如商標權人未為提交、或提交內容不符合使用證據的規範,該商標將被撤銷。

提出使用證據的數量?

除有特殊指示外,美國專利商標局(USPTO)一般會要求申請人針對其商標申請指定使用的商品或服務類別,每類選擇一個項目提供使用證據即可。美國接受的商標使用證據如下:

作者製表
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關於臺灣及美國商標使用證據的說明,或更多的商標小知識,都可以參考冠群IP部落格商標Q&A系列。如您有任何商標申請或維權問題,亦歡迎與本所商標部聯繫洽詢。


[1] 商標法第63條

[2] 商標法第30條第1項第10款:「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

[3] 商標法第57條

[4] https://www.uspto.gov/trademarks/laws/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal

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