商標便利貼番外篇: 使用商標做點變化,可以嗎?

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在上一回的商標實務便利貼,我們對「商標使用」以及「同一性」的概念進行了說明。市場上實際使用商標時,基於廣告行銷需要,有時會將商標換顏色、改變圖案位置,甚至加註其他文字圖樣;然而這樣的做法時常伴隨著風險,稍有不慎,註冊商標就可能面臨被撤銷的危機。

商標使用同一性的認定

目前實務認定商標使用是否具同一性時,著重在觀察商標權人是否有改變已註冊商標的「主要識別特徵」。法院通常會將商標圖樣中識別性最高的部分認定為「主要識別特徵」,如果依照一般社會通念,消費者仍然能夠辨識兩者是同一個商標、標示相同的商品或服務來源,並未改變主要識別部分,則變更後的商標被認定具有同一性的機會較高。

實務案例:變更商標顏色

根據《註冊商標使用之注意事項》規定,使用墨色商標時,更換顏色只是形式上略有不同,並沒有變更商標的主要識別特徵。但如果是以彩色圖樣或顏色商標申請註冊,因「顏色或其組合本身」就是主要識別特徵,更換顏色(或改為灰階)等於變更了主要識別特徵,該商標使用即不具同一性。

實務案例:變更圖案位置

原則上,變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式,在沒有實質變更主要識別特徵時,商標使用不失其同一性。但仍然要依一般社會通念及消費者的認知,就具體個案情形為認定。

實務案例:加註其他文字或圖樣

原則上,在不改變註冊商標主要識別特徵,且消費者對整體的商業印象不會產生改變的情形下,加上通用標章、與商品服務相關的說明性文字或圖形、其他不具識別性的裝飾性圖案等,商標使用不失其同一性。但如果加註後,商標的字義、字體發生變化,導致相關消費者難以將其視為表彰商品來源的標誌,則不認為有使用註冊商標。

結語

商標權人在享有商標權的同時,也負有正確使用商標的義務,一方面是使公眾得以正確辨識商品或服務來源,再者也是避免有心人申請註冊商標後不使用,影響其他人使用類似文字或圖樣做為商標之權利。透過同一性的認定,得使商標權人在使用商標時有一定程度的自由,但仍應注意須依照註冊圖樣使用商標。因此本所建議商標權人:

1、申請「確定會使用」的商標圖文及顏色,也可以考慮將組成商標的元素(圖像與文字)分開申請,增加使用上的彈性。

2、想改變商標圖樣時,應另外申請新商標,取得確定且完整的保護。

關於商標的更多說明,可以參考冠群IP部落格商標Q&A系列,亦歡迎與本所商標部聯繫洽詢。

註釋

1 智慧財產法院107年行商訴字第87號判決:「……前揭『STROKE 4 5W40』機油產品外包裝所標示之紅色外文『Red Bull』及橘色圓上置對衝雙牛圖形之圖樣與系爭『Red Bull& Device』商標相較,雖於設色及排列方式上略有不同,惟依一般社會通念及相關消費者之認知,予人寓目印象大致相同,並未實質變更系爭商標為外文『Red Bull』結合一圓上置對衝雙牛圖形之主要識別特徵,應不失其同一性。」

2 智慧財產法院103年度行商訴字第127號行政判決:「……系爭商標係由中文『淇淇』與外文『gigi』上下排列所構成,與實際使用時由外文『GiGi』與中文『淇淇』左右排列相較,雖有排列方式及外文大小寫之稍許差異,惟依社會一般通念尚不失其同一性,應認為有使用其註冊商標。」

3 智慧財產法院102年行商訴字第51號判決:「……至前揭第二種態樣除將外文『AIR』及『JUMP』上下分列外,復將下方之外文『JUMP』置於一外框內,與系爭商標為由外文『AIR JUMP』所構成,且該外文中之字母『J』係向左下延伸至『A』、『I』及『R』三字母之下方,則該排列及整體設計予人之印象確有差異,該實際使用之商標圖樣依一般社會通念應認已與系爭商標不具同一性,而足認原告有『自行變換或加附記』使用系爭商標之事實(以下就第二種實際使用態樣之商標簡稱系爭變換商標)。」

4 臺北高等行政法院97年度訴字第1659號判決:「……『E及圖』商標指定使用於開關商品,實際使用所結合之外文『electric systems』一詞,乃強調該商標商品為機電系統之相關產品,該外文僅為輔助之說明功能,並不影響消費者對商標的認知及原商標的同一性,應認定有使用註冊商標。」

5 智慧財產法院105年度行商訴字第26號行政判決:「……『KoBo!』與系爭商標圖樣相較,僅係字體及符號的簡單變化,依一般社會通念及相關消費者之認知,予人寓目印象大致相同,並未實質改變系爭商標『KOBO』之主要識別特徵,應不失其同一性,可認為符合系爭商標之使用態樣。」

6 智慧財產法院102年度行商訴第115號行政判決:「……『萃取』商標指定使用於果菜機、果汁機等商品,實際使用時於『萃取』二字之前、後增加『生機精華』、『機』等文字呈現,整體文字意涵,僅為商品功能之說明,尚難使消費者認知該『萃取』二字係指示商品來源的商標,應不認為有使用註冊商標。又縱使在『萃取』二字右上角標示國際通用註冊服務®,且於該文字前後留有空格而與其他文字作區隔,惟觀其前後連接文字所呈現『生機精華萃取機』的整體字義、字體一致及排版位置等方式,消費者尚難將該『萃取』2字抽離,並認知其為表彰商品來源之標誌,不認為有使用註冊商標。」

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