英國脫歐的過渡期已於 2020年12月31日屆滿,為確保脫歐後商標程序順利接軌,英國政府12月17日公告了 2021年開始的商標法規及英國智慧財產局(UKIPO)的運作流程變化,包括代理人資格、代理人英國服務地址、歐盟權利轉換、退出權、申請案處理、著名商標等範疇,本文以下整理說明。
一、代理人資格
過渡期結束前,經UKIPO認證的英國律師可於歐盟地區辦理智慧財產權相關業務。2021年1月1日起,英國與歐盟就代理人資格問題互不干涉,英國不再提供歐盟代理資格認證,歐盟智慧財產局(EUIPO)也不再提供符合資格的英國代理人名單。英國商標權人須留意其代理人資格問題,或另行委任歐洲經濟區(EEA)的律師,來辦理歐盟商標新申請案及爭議程序。
至於過渡期結束前未結案件,過渡期結束後仍可由原英國律師繼續代理。
二、英國服務註冊地址(AfS)
服務註冊地址(Address for Service, AFS)是申請人用以與UKIPO通訊聯繫的地址。
根據 UKIPO 公布的智權聯繫地址相關規定,2021年1月1日起,該局接受的服務註冊地址,僅限於英國──包含曼島(Isle of Man)、直布羅陀或海峽群島(Channel Islands)等地。因此,國外申請人應委託設址於英國的代理人,來辦理新申請案及爭議程序。此規定適用於所有已註冊的智慧財產權,包含專利、商標和設計專利。
三、已註冊歐盟商標(EUTM)自動轉換對應的英國商標
2021年1月1日起,已註冊的歐盟商標會自動轉換出對應的英國商標,原歐盟商標權人不必另行提出申請,也不必為此支付任何費用,預計有140萬個歐盟商標將適用此轉換程序。轉換後的英國商標有以下特點:
- 自動登錄到英國官方系統;
- 與根據英國法規申請並註冊的商標享有同等的法律地位;
- 保留原歐盟商標申請日、優先權或英國居先權日(seniority, 註1);
- 為獨立的權利,和原歐盟商標可以分別使用、轉讓及授權;
- 轉換後將在原歐盟商標證書號前加上「UK009」作為英國商標證號。

請注意,轉換後的英國商標不會核發新證書,商標權人需自行至 GOV.UK 查詢商標相關資料,並以截圖作為商標權的證明。此外,轉換後的英國商標須向 UKIPO 繳交延展費,繳費期間與原歐盟商標相同。
四、放棄轉換(Opt Out)的英國商標
商標權人可以選擇放棄轉換後的英國商標。英國官方將於GOV.UK提供放棄聲明的例稿,並於2021年1月1日起開始受理聲明放棄。放棄該等英國商標前,商標權人應通知有利害關係之第三人。如果UKIPO認定商標權人放棄商標的過程中存在法規不容許的情形,則當局將恢復商標權。經聲明放棄的商標將視同從未申請或註冊過,但已進行轉讓、授權,或主張該商標提起訴訟者,不得放棄。
五、過渡期滿時審查中的歐盟商標申請案
過渡期滿後才通過審查註冊的歐盟商標,保護效力將不及於英國。若商標權人仍欲於英國享有商標權保護,可在過渡期結束後九個月內(即2021年9月30日前),以相同資料向英國提出新案申請,即可保有原歐盟商標案的申請日、優先權以及英國居先權。


六、著名商標
原先歐盟區認定的著名商標,權利人可在英國境內根據《歐盟商標指令》行使同等著名商標權,並享有特別保護。但過渡期滿後,該商標於英國境內是否為著名商標,必須以在英國境內實際使用情況判斷。
七、馬德里國際商標體系
根據世界知識產權組織(WIPO)的說明,透過馬德里體系指定歐盟並獲准保護的國際商標,將比照歐盟商標,自動轉換對應的英國商標並給予保護。至於已指定歐盟但尚未核准受保護的國際商標,則比照審查中歐盟商標申請案的模式,允許商標權人在過渡期結束後九個月內向英國提出新案申請,便可保有指定歐盟的初始日期。
過渡期結束後的英國商標法規及行政流程,幾經波折後拍板定案,但仍不排除未來有再次修正的可能。本所將隨時更新官方發布之訊息,同時與英國事務所保持密切合作,如有歐盟商標或英國商標相關問題或案件諮詢,歡迎逕與本所聯繫。
註釋:
- 居先權(seniority,又稱在先權):當一商標權人在歐盟會員國擁有早於歐盟商標之國家商標註冊案(包含國內商標及馬德里國際商標),可於歐盟商標提出申請時主張居先權。效果為「當歐盟商標獲准註冊時,該歐盟商標於被主張居先權之國家,其註冊日將追溯至國家註冊案之註冊日期;其餘未主張之國家,其註冊日將為歐盟商標之註冊日。」