文／翁林瑋 律師 / 2020.09.30
在高度分工的現代社會，人們習慣將手邊事務交由專業人員處理，此為最簡單、最有效率的方式，於智慧財產權領域也不例外。專利問題請教專利師，法律事務請教律師，那商標呢？
相較於專利師有完整的職業法規及管理制度，《商標法》於100年刪除商標師之規定後，只要在國內設有住所之人均可代理商標業務，資格要求十分寬鬆，也因此導致主管機關對商標代理人行業無法可管、有浮濫之虞。小所林立的結果，致使商標代理市場近年來削價競爭情形嚴重；且現行《商標法》未強制規定代理人應考取有關證照，亦無統一管理規範，消費者對於代理人處理商標事務能力缺乏可評斷基礎，造成委案選擇上的困難。
為改善現狀，經濟部智慧財產局（下簡稱智慧局）推動修法，提出《商標法部分條文修正草案》（以下簡稱《草案》），將商標代理人資格明文化，並授權主管機關對其進行登錄及管理。智慧局亦於109年8月23日舉行公聽會，針對草案的重點內容進行更深入的討論。
商標代理人制度三大好處：
（一）確保代理人具備基礎實務及專業能力
本《草案》第 6 條及 109 條之1 擬定具備以下資格者，得執行商標代理業務：
- 依法得執行商標代理業務之專門職業人員，如律師、會計師（第6條第2項第1款）。
- 具辦理申請商標註冊及其他程序相關事務能力之專業人員，並經專責機關登錄（第6條第2項第2款、第3項）。智慧局對此進一步說明，所謂專業人員，指實際從事商標業務五年，或通過智慧財產培訓學院（TIPA）舉辦之商標人員能力認證者。另外亦要求專業人員登錄後，每年應完成六小時以上的專業訓練，確保代理人熟習法規及實務，維持案件代理品質。
- 本次修正條文施行前五年持續從事商標代理業務，依法報繳執行業務所得，且自修正施行日後一年內申請登錄者（第109條之1第1項）
（二）統一法條用字，明確商標代理人執行業務範圍
因原第6條第1項文字「申請商標註冊及其相關事務」容易使人誤解商標代理人得執行的業務只限申請註冊相關事務，本次修正將文字統一為「申請商標註冊及其他程序」。
智慧局解釋，「申請商標註冊及其他程序」涵蓋申請註冊及異動、異議、評定或廢止等；至於訴願及行政訴訟，因訴願法及行政訴訟法對代理人資格有特別規定，商標法施行細則第5條也明定商標代理人受委任的權限範圍不含訴願及訴訟程序，故不得代理。
（三）設置登錄管理制度，便利民眾查詢
本次修正應登錄並受管理者，原則上為第6條第1項第2款及第109條之1第1款規定的「專業人員」，登錄後將建置商標代理人名簿進行管理。實際執行商標代理業務之律師、會計師則不會另外登載於「商標代理人名簿」，但現行官網之「代理人名冊」仍會保留並整合至專區，持續供民眾查詢參考。
修正草案潛在爭議釐清：行業衝擊
將商標代理人制度化管理固然是市場樂見，但對於已經長期代理商標業務的相關從業人員，新的管理機制也可能衝擊其目前的專利代理業務。因此，業界也有各種建議。其中，討論較為廣泛的兩個議題如下：
（一）專利師可否代理商標業務？
修正草案第6條第2項第1款所規定「依法得執行商標代理業務之專門職業人員」，依現行法僅有律師、會計師於特別法中有規定得執行商標代理業務。然實際上專利師開設事務所執行業務時，亦經常同時處理客戶委託之商標代理業務，此乃實務常態。然因專利師法並未如律師法或會計師法將商標業務納入執行業務之範圍，故修正草案通過後，可能會有專利師無法代理商標案件之情形。此爭議問題可能有待專利師法修正解決，或依草案第109條之1之規定申請登錄為商標代理人。
（二）過渡條款相關問題
針對現在已執行業務之商標專業人員，於新法修正後如何認定及轉換為新制可登錄之商標代理人，亦是本次公聽會討論重點之一， 尤其是已長年執業之專商所，對於「持續從事商標代理業務」此類不確定法律概念之認定尚有疑問。例如實際執行申請案或爭議案件，但未於代理人欄位具名之人可否為商標代理人？又草案規定新法修正前五年，每年報繳執行業務所得者可登錄為商標代理人，則事務所之雇員所領為薪資所得，其所得並非以「執行業務所得」報繳，此部分未來應如何認定或是否放寬，尚有待智慧局進一步說明。
未來前景與本所動態
隨著國內商標案量成長，推動商標代理人制度勢在必行，智慧局亦表示將整合本次公聽會各方意見後研議彙整，擬於今年10月提報經濟部，期望明年立法院會期可三讀通過。因應未來可能上路施行之商標代理人登錄制度，本所向來注重培育商標專業人員，優化並提升商標代理服務之專業度。故自TIPA開辦「智慧財產人員職能基準及能力認證制度」起，本所每年均持續安排所內人員進修課程、考取能力認證證照，甚至是領軍法務暨商標部門之律師團隊雖本即得依律師法執行商標業務，亦同樣通過 A.商標申請管理類、B.商標維權運用類證照考試，以期提供客戶最完整之專業服務。未來本所亦將持續跟進相關消息，提供最新資訊予讀者參考。
