預告下一個十年戰爭?
CNIPA宣告Facebook兩筆42類商標無效

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文/翁林瑋  律師  /  2020.09.10 

2020年3月底,全球最大社群媒體Facebook在中國的商標註冊案再次遭遇打擊,Facebook兩筆註冊於第42類的商標,遭 CNIPA(中國國家知識產權局 / China National Intellectual Property Administration)宣告無效。類似案件若發生在台灣,事實與法律適用結果是否會有所不同?

Facebook與上海醫師的十年戰爭

2004年上線、2006年9月正式開放公眾使用的知名社群媒體Facebook,早於2006年3月底開始在中國進行業務布局,並以「菲絲博客公司」為申請人,提出國際分類第35類、第38類服務之商標註冊申請,並於2009年核准公告註冊(中國註冊號第5251161號、5251162號)。
 
菲絲博客公司取得商標權的同年,上海交通大學附屬第六人民醫院耳鼻咽喉科醫師蘇開明於 5月19日提出申請,指定使用於第42類「工業分析及研究」服務之「FACEBOOK」商標案,亦於2009年6月6日通過初審公告。

菲絲博客公司得知此案後,隨即於法定期間三個月內提出異議,其依中國《商標法》第30條,主張蘇開明申請的商標與菲絲博客公司註冊在先的商標拼音完全相同,且字母皆為大寫、外觀高度近似等情,「已構成類似服務項目上的近似商標」,屬於惡意摹仿、複製、搶註行為,應撤銷其註冊。惟該異議案卻遭 CNIPA 裁定不成立。此後,雙方展開了一系列訴訟,經歷異議、異議複審、訴訟一、二審程序,直至2017年9月5日原商評委做出裁定,認為蘇開明的商標未違反商標法,予以核准註冊(5359959號)。

菲絲博客公司的兩筆註冊商標與蘇開明之註冊商標比較;圖片來源:中國商標網 sbj.cnipa.gov.cn

在漫長的纏訟過程中,菲絲博客公司亡羊補牢,於2007年、2014年再提出同樣指定於第42類服務之「FACEBOOK」、「FACEBOOK臉譜」兩筆商標申請,並順利完成註冊公告(中國註冊號第6389503號、14108731號)。

然而隨著蘇開明在其商標註冊案勝訴,情勢反轉,菲絲博客公司的中國註冊號6389503號、14108731號兩筆商標分別於2020年2月20日、2020年3月20日被CNIPA宣告無效。

商標遭搶註,損失的不僅是一個商標

近年來,商標搶註行為在各國登記實務上愈見猖獗,對較晚進入市場或進行商標布局的權利人而言不勝其擾。尤其是已經投注大量行銷成本且頗具成效、已廣為消費者熟知之著名商標權人,因各國布局錯失先機而遭商標蟑螂搶註時,所損失的不僅只是一個商標權而已,甚至可能因遭商標蟑螂索利不成而阻礙真正權利人進入商業市場,對商標權人影響甚鉅。

菲絲博客公司於第42類之兩筆註冊商標,後遭宣告無效;圖片來源:中國商標網 sbj.cnipa.gov.cn

查看北京高級人民法院(2017)京行終1315號判決,根據判決書內文,該院認為Facebook上訴無理由的原因為:

  1. Facebook雖然提出蘇開明申請其他國際馳名商標的資料,然而其證據數量不足以證明蘇開明的申請行為存在大量搶註馳名商標的意圖。
  2. Facebook申請在先的第35、38類商標,與蘇開明申請的第42類商標並不屬於相類似的服務。
  3. Facebook提出的證據,不足以證明其在第42類和其相類似服務有進行使用並達到一定程度的影響。
  4. Facebook也無法證明自己的商標在第42類的服務範圍已經具有一定知名度,進而因為蘇開明申請商標的行為而受有損害。
  5. Facebook雖有在媒體上進行宣傳,但所提供的資料無法證明其在中國社交網路服務市場的占有率,不足以認定「FACEBOOK」商標在蘇開明提出申請前已是馳名商標。

從此判決可以看出,對本件爭議案的兩項主要爭點「蘇開明的申請行為是否為搶註」及「FACEBOOK是否為馳名商標」,北京高級人民法院皆採否定見解,從而判定菲絲博客上訴理由缺乏事實與法律依據而不予支持。

如果Facebook的案件發生在臺灣?

若以台灣《商標法》看本件爭議案,我國《商標法》第30條第1項第11、12款分別規定著名商標保護及搶註行為之防止條款,針對Facebook案上述兩個爭點,於臺灣法規適用上可能有不同結果,重點分析如下:

(一) 如何證明Facebook為著名商標?

臺灣《商標法》對於商標是否著名,主要會參考相關事業或消費者知悉或認識商標的程度,商標權人得提出商標之銷售數據、國內外報導、各國註冊等資料,作為支持商標已臻著名之佐證。

由於臺灣《商標法》對於著名之認定亦採屬地主義,應以臺灣消費者知悉為準,惟不同於中國商標法針對著名商標使用證據之認定須限在中國境內使用,我國《著名商標保護審查基準》明定:「商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛,但因有客觀證據顯示,該商標於國外廣泛使用所建立知名度已到達我國者,仍可認定該商標為著名。

智慧財產法院105年度行商訴字第128號判決亦採此標準。根據Facebook出示的證據,其早在服務正式上線前進行廣告宣傳,且服務範圍遍及美國、歐洲、日本等多數國人經常交流互動之國家,應足以佐證以商標經長期使用於網路,已為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名商標。

(二)蘇開明的申請可能構成惡意搶註行為

比較Facebook及蘇開明申請的商標,除字型不同外,其餘拼法、由全大寫字母構成等特徵一致,足使一般消費者混淆。至於指定之商品或服務類別,由於現今社會依賴電腦網路甚鉅,對相關消費者而言,一個提供電腦網路服務之知名品牌,進一步跨足於提供研究分析服務,可能同時受到相關消費者注意而具有關連性,本件蘇開明「Facebook」使用於「工業分析、研究服務」研究分析服務與菲絲博客公司以「Facebook」使用「連接網站平臺、瀏覽訊息、使用搜尋引擎及數據分析」等提供電腦網路相關服務,仍有構成服務類似之可能(參考智慧財產法院107年度行商訴字第86號行政判決)。

再者,菲絲博客公司提出多筆蘇開明以其他國際著名商標提出申請註冊之事證,顯見蘇開明對國外品牌資訊瞭如指掌,加上菲絲博客公司提出其於國際廣為宣傳之證據資料,益證蘇開明知悉菲絲博客公司先使用「Facebook」商標之情事,仍以惡意仿襲之意圖申請註冊。

綜上所述,如果本件發生在臺灣,蘇開明的申請極有可能因違反商標法第30條第1項第11、12款,被認定為不得註冊。

下一個10年戰爭?Facebook於中國商標爭議案的啟示

Facebook與蘇開明於中國的商標爭議案再次突顯了商標布局的重要性:決定商標註冊之時間進程與指定商品或服務類別,也同時決定了商標戰爭的現在與未來。如果Facebook當年一併提出42類服務的申請案使商標保護更加全面,或許就不會產生後續這一連串的爭議。同時,商標使用證據的保留、企業內部檔案管理、甚至是委請專業商標代理機構進行「商標監控」等,都是可以預防商標搶註的利器。
 
Facebook執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)曾公開表示:「希望能在中國推出服務,協助創造一個更開放的社群。」而從其一系列捍衛自身商標權的行動看來,Facebook並沒有放棄中國市場。這次兩筆商標被CNIPA無效宣告,菲絲博克公司的下一步將會怎麼走?也許又是另一場新的「十年戰爭」也說不定。

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