美國商標實務講座:防範搶註與電子申請

2019年10月30日冠群邀請美國知名智財事務所 Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB) 至本所舉辦商標實務講座。主講者 Robert J. Kenney 律師為BSKB之合夥人,同時為美國執業律師及專利律師(Patent Attorney),在智慧財產權和資產組合管理等相關領域擁有30多年專業經驗。本次講座主要從美國商品服務名稱、商標電子申請系統以及使用證據等面向出發,協助與會人瞭解美國商標實務。

美國商標商品服務名稱審查基準

Mr. Kenny 首先從美國智財局(USPTO)建置之供公眾查詢網站「可接受之商品服務名稱手冊」(U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual,簡稱ID Manual)出發,介紹美國智財局針對商標之指定商品/服務名稱之審查基準。相較於台灣商標申請實務上,往往會建議客戶選擇較上位概念之規範名稱,以擴大商標保護範圍;而USPTO則傾向指定商品名稱必須符合一定程度之說明,避免有心人士惡意搶註類似商標於相似商品類別,侵害真正商標權人之商標權。Mr. Kenny 也於講座中提供商品/服務名稱之修正方向參考,並說明美國智財局於審查過程中經常下發之修正指示,給予與會客戶及本所同仁專業實務建議,掌握後續答辯要點,以提高商標核准通過機率。

美國商標電子申請流程

Mr. Kenny 亦談及美國商標電子申請系統(Trademark Electronic Application System, TEAS)申請流程,並分析比較該系統中三種提交方式(TEAS PLUS, TEAS Reduced Fee,以及TEAS Regular)在費用及申請流程之差異與特色。例如TEAS PLUS因限制申請人只可選擇規範之商品名稱,可降低後續遭審查委員下發商品名稱修正建議,提高商標核准公告機率;TEAS RF則是允許申請人使用自訂之商品名稱,並於電子申請時同時準備好相關文件,即可以該方式提交申請,並繳交較TEAS Regular低之申請費用¬等。讓外國客戶於美國申請商標註冊時,可依照客戶本身之預算考量、是否使用官方規範之商品名稱,選擇最適合的申請方式提交商標申請。

美國商標可接受之使用證據

美國商標申請審查制度中,與台灣商標申請最為不同之處,便是需要於各階段出示不同之使用證明。其中包括註冊時須提出之使用聲明(Statement of Use)或註冊後第5~6年需提出之使用宣誓書(Declaration of use under sectoin 8)等,往往造成外國申請人因不清楚相關提交手續,或不熟悉可被接受之使用證明態樣,進而影響商標權益之維護。Mr. Kenny針對此部分提供了詳細的說明,包括如何提交有效之使用證明(Proof of Use)、何謂商標實際使用意圖(Trademark Bona Fide Intent)以及可被美國智財局接受之使用樣本(Specimen of Use)。

他並以過往商標申請人實際提供過之使用樣本作為範例,例如提交網頁資訊作為使用證明之規範時,網頁上必須顯示商品之文字/圖片敘述、商標必須與商品本身有關連及網頁可提供商品購買資訊等,詳細說明各項樣本是否能通過審查之原因,並給予專業之實務見解與建議。

BSKB 商標王牌律師 Robert J. Kenney (左三) 10月底受邀分享美國商標實務的近期發展,左起為本所何婉菁律師、bskb徐振康律師、Mr. Kenny、本所首席律師翁林瑋、許玉霜主任、王佩娟律師

1976年成立的BSKB為國際知名之智財權法律事務所,亦為本所長年合作之美國代理人之一。冠群本於精益求精之自我期許,藉由本次講座力求跟進美國商標實務發展並提升跨國商標領域之專業能力,以提供客戶更高品質之服務。

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