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「微信」商標無法註冊，因缺乏顯著性?

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「微信」之文字商標最早為「創博亞太公司」提出申請，而非「騰訊公司」。但為何身為先申請的「創博亞太公司」未能獲得註冊?

根據中國最高人民法院之行政裁定書（2016）最高法行申3313號，創博亞太公司於2010年11月12日申請之「微信」商標指定使用在第38類「信息傳送、電話業務、電話通訊、移動電話通訊」等與通訊有關的服務項目上。該商標申請經官方發下核准公告進入異議期 (2011年8月27日)，在此期間第三人張新河提出異議。

.jpg值得討論的是在行政裁定書中提到，被異議商標具有不良影響。被異議商標申請人提出申請商標註冊時，騰訊公司尚未推出「微信」軟體；而在被異議商標進入公告異議期前，騰訊公司才推出了「微信」軟體，並在兩年內註冊之用戶已增長到4億人，該軟體也被多處地政府機關、法院、學校、銀行等使用，並推出了微信公共服務。由於社會客觀環境和公眾利益內容已對「微信」產生變化，因此商標評審委員會對被異議商標的註冊是否會社會公共利益和公共秩序造成不良影響作出判斷。若核准了創博亞太公司所申請之「微信」商標，將會對有使用騰訊公司推出的「微信」軟體之相關大眾產生巨大的影響。

又，裁定書中提到，法院認為被異議商標之文字“微”具有“小”、“少”等含義，與“信”字組合使用在上述服務項目上，易使相關公眾將其理解為是比電子郵件、手機短信等常見通信方式更為短小、便捷的信息溝通方式，是對上述服務功能、用途或其他特點的直接描述，而不易被相關公眾作為區分服務來源的商標加以識別和對待。因此，被異議商標在上述服務項目上缺乏顯著特徵。且，創博亞太公司提出證據不足，無法證明已使用過異議商標。最終，法院駁回創博亞太公司提出之再審請求。

依照台灣商標實務審查，在實質審查程序中，智慧財產局也會就新申請商標是否具有識別性來判斷該商標是否可被核准註冊。

何謂商標識別性(Trademark Distinctiveness)?

一般來說，商標分具有「先天識別性」(inherent distinctiveness) 及「後天識別性」(acquired distinctiveness)。

首先，具有先天識別性之商標也有強弱之分，獨創性標識(Fanciful Marks) 具有最強之識別性，該種類商標不具特定之含義，且非既有之詞彙或事物，同時也非形容指定商品或服務之相關資訊，此種新創之詞彙或事物可為指示或區別來源。如:「Google」用於搜尋引擎、「SONY」用於電視、「toyota」(圖片來源: https://www.cavatoyota.com/blog/meaning-toyota-emblem/ – by Product Expert – 2016.10.31)用於汽車…等等。

再者，若商標具有任意性標識(Arbitrary Marks) 也為先天識別性之重要一角。此種類型之商標為既有之詞彙或事物，但與指定使用之商品或服務本身或其品質、功能、特性完全無關，因此消費者將以該商標視為指示或區別之標識。如:「蘋果APPLE」用於智慧型手機、「lacoste 」(圖片來源: https://www.lacoste.com/us/ – by Lacoste美國官方網站 – 2018.10.19) 用於服飾、「Amazon」用於線上零售購物平台…等等。

而與獨創性標識及任意性標識相較之下，暗示性標識(Suggestive Marks) 在先天識別性中較沒那麼強。此類型商標具有暗示其指定商品或服務品質、功用、成分、性質等特性。消費者必需運用一定程度的聯想或思考才能將該商標與其指定商品或服務連結。如: 「KITCHENAID」用於廚房家電、「快譯通」用於電子辭典、「AIRBUS 空中巴士」用於飛機…等等。

若商標無先天性識別性，還可透過「後天識別性」來說服審查人員，證明經過申請人積極使用該商標，消費者看到此商標時已可辨別其商品或服務之來源。後天識別性又稱為「第二意義」(Second meaning)，意思是經過申請人積極的使用後，讓該商標原有之涵義，衍生出第二種意義，進而讓消費者熟悉其商品/服務之來源。如:「I’m lovin’ it」用於速食餐飲服務、「MISS WU」用於服飾、「鬍鬚張」用於餐飲服務…等等。

如何取的後天識別性之證據?

  1. 商標的使用方式、時間長短及同業使用情形;
  2. 銷售量、營業額與市場占有率;
  3. 廣告量、廣告費用、促銷活動的資料;
  4. 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍;
  5. 各國註冊的證明;
  6. 市場調查報告。

不具先天識別性的商標包含哪些要件? 

  1. 描述性標識: 商標之字彙或圖樣是直接敘述其指定商品或服務之品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，消費者將會將該商標視為說明其商品或服務之說明，而非將其是為指示或識別之來源。 
  1. 通用標章或名稱: 通用名稱表示該名稱已被業者常用表示商品或服務之名稱，包含簡稱、縮寫及俗稱。 
  1. 其他: 根據智財局發布之「商標識別性審查基準」，下列項目若未包含設計元素，均屬不具識別性之標識: 
  • 單一字母
  • 型號
  • 單純數字
  • 簡單線條或基本幾何圖形
  • 裝飾圖案
  • 姓氏
  • 稱謂與姓氏結合
  • 公司名稱
  • 網域名稱
  • 習見的宗教神祇、用語與標誌
  • 標語
  • 習見祝賀語、吉祥語、流行用語與成語

商標是否具有識別性絕對為審查中重要之一環，若商標本身無識別性，何以讓消費者熟悉，且可辨別其販售商品或提供服務之來源呢? 因此，在提出申請前，申請人可慎重思考如何創造出一個具有識別性之商標!

如有任何疑慮，歡迎與本所聯絡!

法務商標暨海外事業務部

冠群國際專利商標聯合事務所

 

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