非傳統商標 – 時尚紅底鞋之戰

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Trademark July Photo 1由法國設計師以設計紅底高跟鞋為著名而揚名國際。眾多國內外明星對此品牌之紅底鞋愛不釋手。該品牌曾因紅色鞋底之設計於2011年向國際知名精品Yves Saint Laurent (簡稱YSL)提出訴訟。

Louboutin又於2012年發現荷蘭商Van Haren Schoenen B.V. (簡稱Van Haren),在荷蘭經營共135家鞋店,販售一款與Louboutin一樣的紅底高跟鞋(圖一),向荷蘭海牙地方法院(District Court of The Hague)提出訴訟。

而Louboutin於2009年,將該品牌之代表特殊紅色分別在比利時、盧森堡和荷蘭三個地區申請註冊顏色商標。Van Haren 爭論其商標應屬無效,因該商標與鞋子形狀有關,而形狀是不被上述三國之商標法所保護之要素。Louboutin而後主張其商標為顏色商標(圖二),顯現於商品之特定位置,而並非是商品的整體形狀。

荷蘭海牙地方法院對於紅色高跟鞋底商標是否具有功能性而不該被獨占,進一步向歐洲法院申請解釋,根據歐盟商標指令中之第3條(1)(e)(iii),商標賦予重要價值之形狀不得註冊或即使註冊則無效,其中條文內指明之形狀是否包含顏色?

今年六月歐洲法院(European Court of Justice) 最終裁定支持了Louboutin之鞋底上特殊的紅色具有有識別性且可被辨別為該品牌之特徵,系爭商標無關乎高跟鞋之鞋底形狀,因為該商標明確地主張鞋子的輪廓非商標的一部分,且僅用予顯示該註冊商標所涵括的紅色位置。(…the mark at issue does not relate to a specific shape of sole for high-heeled shoes since the description of that mark explicitly states that the contour of the shoe does not form part of the mark and is intended purely to show the positioning of the red colour covered by the registration…) ,該案將被送回荷蘭海牙地方法院,由該法院根據歐盟法院之判決做出最終裁定。

如上述所分享之案例,根據我國商標法第18條「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成。」其中非傳統商標也包含了位置商標(Position marks)。以往申請人大多以文字、圖形、記號向智慧財產局申請商標註冊,但近十年申請「非傳統商標」之商標申請案日漸趨長。以下為美國航空公司於我國註冊之位置商標。

American Airline
圖片來源:台灣智財局、https://www.inc.com/chris-matyszczyk/american-airlines-just-announced-a-new-way-for-you-to-despair-a-little-if-youre-flying-transatlantic.html

根據我國非傳統商標審查基準:以位置商標為例,傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置,若該位置為商標識別的重要特徵,其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置,可能會喪失其指示商品或服務來源的功能」

若申請人像上述紅底鞋之案例申請單一特定之顏色商標註冊,除非具有先天之識別性,否則必須準備強而有力的大量之使用證據來證明該單一顏色之後天識別性。申請單一顏色商標註冊絕非輕易之事,除了要讓相關消費者看到該特定之顏色就可立即與該品牌聯想,同時必須具備無功能性、美感功能…等等,透過層層審查基準關卡才能獲得註冊。但若申請時即將商標限制施用於商品的特定顏色及特定位置,而嘗試以位置商標之形態申請保護,亦不失為提高商標註冊成功率之方法。

如有任何疑慮,歡迎與本所聯絡!

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最終決定 - 三式之二

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