PCT國際階段之第三方意見調查

【Bilngual Version】

PCT國際專利申請過程中,對於特定專利之可專利性的第三方挑戰,大多數在國家專利局或區域性專利局階段提出。至於在國際階段提出的第三方挑戰的情況如何,WIPO(世界智慧財產權組織)近期發布了一份整理資料。

專利申請程序中,第三方是指專利申請方、審查主管機關以外的公眾。在PCT國際階段,公眾可提出第三方意見 (Third Party Observation,TPOs),但必須與系爭專利之新穎性(novelty)及進步性(inventive step)有關,而非專利不明確(indefiniteness)、缺乏可實施性(lack of enablement)、或缺乏支持(lack of support)等其他領域事由。透過ePCT系統提交的第三方意見,每次可引用最多10筆文件,次數不限,可以包括對於引述文件之相關性說明,每筆文件說明最多5000個字母。

國際階段提出TPOs:更經濟實惠的選擇

ePCT系統登錄網頁截圖
圖片來源:ePCT – WIPO / https://pct.wipo.int

TPOs的受理期間,自國際公開(Internal publication)日開始,到第一優先權日起算28個月為止,專利申請人有機會回應每個第三方意見。

上述程序的目的,乃提供一具經濟效益的系統,協助國際或各國專利局,能因而注意到相關先前技術。若該先前技術不太可能由個別專利局發現,那麼在PCT國際階段由第三方一次提交該先前技術,相較於在各國專利局逐一提出第三方意見,前者可說尤其經濟實用。要等著看所反對專利在PCT國家階段申請情況的第三方,必須追蹤所述先前技術在各國、及個別申訴情況。

若PCT專利申請案另有其相關聯的美國專利申請案審查中(co-pending),則在PCT案提交第三方意見,可促使專利申請人對其關聯美國專利申請案,主動提交IDS(資訊揭露陳報書

TPO受理後,可在WIPO專利檢索的服務(PATENTSCOPE®)平台查到提交的第三方意見
示意圖:TPO受理後,可在WIPO專利檢索的服務(PATENTSCOPE®)平台查到提交的第三方意見、附加評論的引述文件,並通知且傳送給相關專利申請人。若提交TPO時,國際檢索報告(International Search Report,SR)尚未完成,則TPO會被傳送給國際檢索機關;同樣道理若提交TPO時,國際申請案的國際初步審查(international preliminary examination)尚未完成,則TPO會被傳送給國際初步審查機構(IPEA)。圖片來源《PCT國際專利申請之第三方意見程序運用情況》分析報告

從專利申請人的角度來看,TPOs也有助於專利人在專利申請過程中,就發明的可專利性,能提早做出正確的評估。 

WIPO自2012年7月起免費受理TPOs至今屆滿5年,2018年1月底發布統計(WIPO Circular 1527) 分析系統5年來的使用情況。

僅0.15%PCT專利申請案會收到TPO

資料分析結果顯示,TPOs措施推行後第一個5年期間,系統總計受理1,422筆TPOs,所針對的國際專利申請案為1,394個,約佔同期國際公開的專利申請案0.15%(僅45個TPOs遭駁回,理由大多是可以修改的錯誤)。

WIPO分析發現,使用TPO程序的頻率高低,與專利申請的發明領域有關,最常提出的TPOs的是高分子化學(macromolecular chemistry)、及食品化學(food chemistry fields)領域,其中一種解釋為TPOs僅限於針對新穎性(novelty)及進步性(inventive step)提出意見;另一解釋則是,異議第三方除了在提交TPOs之初可以簡單陳述外,後續無法參與進一步審議過程。

TPOs提交後,系爭專利的申請人能就所述先前技術任意提出回應。儘管如此,實際上多數專利人不會在國際階段有所行動,其中僅4.5%專利申請人做出回應,顯示多數專利申請人傾向在國家階段(national stage)處理先前技術問題,等國家/區域專利局如何引用此些先前技術。

PCT第三方意見統計
78%TPOs以匿名方式提出,所引用文件9成5非專利相關文獻。圖片來源:《PCT國際專利申請之第三方意見程序運用情況》分析報告

78%TPOs以匿名方式提出,所引用文件9成5非專利相關文獻。

WIPO發現,多數TPOs中引述文件數量只有1筆,平均引用文件3.8筆。就此而言,TPOs較出現單一先前技術非常接近的情況。

截止前提交TPO有利有弊

有趣的是WIPO分析指出,第三方往往會在受理截止期限前才提交TPOs,據統計33% TPO是在最後一周送出,WIPO提出建議,那些拖到最後才提出的TPOs,不但在國際申請案的國際初步審查(international preliminary examination)來不及納入考慮,專利申請人也來不及做出回應,且若國際局駁回(reject)內容有誤的TPOs時,亦無法在期限前要求修正版本

然拖延提交TPOs的原因之一,可能是異議方不希望專利申請人及時注意到申請案不足之處,而有時間可以回應修改。若異議方要讓國家專利局注意到先前技術,卻毋須在國際階段加以分析,最後才提交TPOs看來不失為一個好方法。

概括而言,PCT專利申請程序的TPOs,是有異議的第三方可採取的有效方法,用以提早指出任何申請的專利可能不具新穎性及進步性,儘管使用頻率低,TPOs仍有相當用處。一旦發現高度相關、此前已有的先前技術,別忘了可利用TPOs這種經濟方法,讓個別專利局早期就注意到所述先前技術。

 

參考資料